A impossibilidade de cumulação de pedido de nulidade de registro de marca com pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de seu uso indevido
Gabrielle Aleluia e Sílvia Badaró
Ao julgar o Recurso Especial nº 1.848.033/RJ (1), a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) entendeu, por unanimidade, que não é possível a cumulação de pedidos de nulidade de registro de marca com indenização por danos materiais e morais decorrentes de seu uso indevido.
Para a Turma Julgadora, apesar da possibilidade de cumulação dos pedidos de nulidade do registro com abstenção de uso da marca, nos termos do art. 173 da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial – “LPI”) (2), não seria possível pleitear nos mesmos autos a indenização por danos materiais e morais decorrentes de seu uso indevido. Isso porque, a competência para processamento e julgamento do pedido de nulidade do registro seria da Justiça Federal, por disposição expressa do art. 175 da LPI (3), enquanto a competência para análise do pleito indenizatório seria da Justiça Estadual.
O Ministro Relator, Paulo de Tarso Sanseverino, destacou que a legislação processual vigente admite a cumulação de pedidos desde que além de compatíveis entre si e adequado o procedimento, o mesmo juízo for competente para julgar todos eles. É o que se infere do art. 327, §1º, II, do CPC, abaixo transcrito para maior comodidade:
Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.
§ 1º São requisitos de admissibilidade da cumulação que:
I - os pedidos sejam compatíveis entre si;
II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;
III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.
Ainda de acordo com o STJ, a LPI não prevê a possibilidade de se cumular, na ação de nulidade, pedido de indenização que não decorre do registro em si, mas, sim, de eventual uso indevido da marca anterior. Em virtude disso, a Terceira Turma deu parcial provimento ao recurso especial, para extinguir o feito sem julgamento de mérito quanto ao pedido de condenação do Réu/Recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do uso indevido da marca, e decretou a nulidade parcial de seu registro.
Mais informações sobre o tema podem ser obtidas junto à equipe de contencioso cível do VLF Advogados.
Gabrielle Aleluia
Coordenadora da Equipe de Contencioso Cível do VLF Advogados
Sílvia Badaró
Estagiária da Equipe de Contencioso Cível do VLF Advogados
(1) STJ, Terceira Turma, REsp nº 1848033 / RJ (2018/0014741-2), Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 19.10.2021.
(2) Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios.
(3) Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.
